L’arrêt de renvoi du 2 juillet 2019 a jugé l’affaire INS dans laquelle avait été rendu l’arrêt du 31 janvier 2018 de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin, qui abordait le sort de la propriété des brevets d’inventions de mission dans l’hypothèse où l’employeur n’est pas le déposant initial (notre brève publiée en mars 2018 en lien ici).
On se souviendra qu’un inventeur revendiquait la propriété d’un brevet sur une invention qu’il avait réalisée mais déposée en tant que brevet par la société Telecom Design. Celle-ci invoquait avoir acquis les droits sur cette invention lors de la liquidation d’Icare Développement, employeur de cet inventeur.
L’arrêt de renvoi du 2 juillet 2019 revient tout d’abord longuement sur la date à laquelle l’invention litigieuse a été réalisée/finalisée par l’inventeur. La Cour juge que celui-ci ne démontre pas l’avoir réalisée postérieurement à son licenciement et que les éléments du dossier laissent au contraire à penser qu’elle était déjà finalisée du temps de son emploi au sein d’Icare Développement, société ensuite liquidée. Elle en conclut qu’en application de l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle l’invention « appartient » à l’employeur et que l’inventeur ne saurait revendiquer celle-ci au seul motif que l’entreprise a depuis disparu.
La Cour ajoute que l’invention correspondait au moment de la liquidation à un « savoir-faire, actif incorporel » qui pouvait être valablement cédé dans le cadre de la liquidation et qu’en conséquence, le défendeur, Telecom Design « justifie d’une chaîne régulière de droits lui conférant les propriétés de la demande de brevet EP’154, peu important qu’elle ait ou non la qualité d’ayant droit de l’employeur et peut donc opposer ses droits de propriété à l’inventeur pour faire échec à l’action en revendication ».
L’arrêt de renvoi ne condamne finalement Telecom Design qu’à des dommages et intérêts pour avoir visé de « faux » inventeurs dans sa demande de brevet mais Telecom Design n’a plus à verser de rémunération supplémentaire au véritable inventeur contrairement au premier arrêt d’appel objet de la cassation (50.000 euros).
Si on se réfère aux concepts de la loi sur le secret des affaires – introduit en 2018 dans le code de commerce et non dans le code de la propriété intellectuelle – la société Icare Développement puis la société Telecom Design étaient donc d’après la Cour d’appel de légitimes détentrices de ce secret qu’était cette invention (article L. 151-2 du code de commerce) même si leur légitimité ne repose pas sur les mêmes fondements : Icare était légitime en raison de l’existence du contrat de travail et Telecom Design l’est du fait de l’acquisition de cet actif lors de la liquidation des actifs la première détentrice légitime.
Cet arrêt – encore susceptible de faire l’objet d’un pourvoi – fait donc une analyse particulièrement favorable aux entreprises acquéreuses de titres de propriété industrielle puisque, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation, le salarié ne saurait réclamer de rémunération supplémentaire au déposant du brevet si celui-ci n’est pas son employeur.
Plus fort, il leur suffit d’établir une chaîne d’acquisition des droits sur une invention même non encore brevetée pour pouvoir déposer un titre sans crainte de revendication ou réclamation monétaire.
Il semble cependant que pour éviter que l’invention et donc le brevet ne tombent dans le domaine public, la Cour d’appel élude dans cette affaire le visa exprès de l’article L.611-6 du Code1 fait par la Cour de cassation. En effet, Telecom Design ne s’est pas contentée d’exploiter à son profit l’actif incorporel acquis dans le cadre de la liquidation d’Icare Développement. En effet, Telecom Design a déposé cette invention en tant que brevet. Or, cette opération en application de cet article L.611-6 du code n’est ouverte qu’à l’inventeur ou son ayant-cause.
La précision de la Cour d’appel selon laquelle « peu important qu’elle ait ou non la qualité d’ayant-droit de l’employeur » nous semble donc assez mal venue car c’est sa qualité d’ayant cause du salarié et non de l’employeur qui était en jeu.
A tout le moins, la Cour ne nous convainc pas quant à la raison pour laquelle, elle peut ainsi faire abstraction de l’article L.611-6 en qualifiant de « savoir-faire » l’invention non encore déposée.
La portée de de cette décision peut également avoir des implications au plan fiscal.
En choisissant résolument de se retrancher derrière le concept de savoir-faire, en tant qu’actif du bilan transféré automatiquement au repreneur par l’effet de la liquidation, la Cour semble implicitement légitimer le transfert du droit au titre sous-jacent. Cette position pourrait conduire certains groupes à retenir le savoir-faire comme le socle de leur politique d’inventions, leur permettant de s’exonérer de l’épure de l’article L611-6 du CPI. Or, le savoir-faire, en tant que notion fourre-tout aux contours encore mal définis conduit souvent à des valorisations hasardeuses – voire constitue un vrai casse-tête pour de nombreux groupes, en particulier quand il s’agit de déterminer leur politique de rémunération intra groupe relativement au savoir-faire. Privilégier le savoir-faire comme fondement de l’invention sous-jacente risque donc d’accentuer ces problématiques de valorisation/ rémunération, avec en filigrane des problématiques de prix de transfert pouvant représenter des enjeux financiers très importants.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à rester vigilants dans l’application stricte des dispositions de l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle à l’encontre des salariés de votre entreprise.
Francine Le Péchon Joubert, Avocat Associé
Claire Tergeman, Avocat Senior Counsel
Pascale Farey Da Rin, Avocat Associé
Toute l’équipe De Gaulle Fleurance & Associés est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets.
1 Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L.611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant-cause.
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