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L’INPI a désormais la charge des actions en déchéance de marque. Ses premières décisions illustrent la facilité de mise en œuvre de ces actions, et ce d’autant plus lorsque le titulaire de la marque contestée ne met pas à jour ses coordonnées !

Depuis le 1^er avril 2020, la Loi Pacte a facilité la mise en œuvre des actions en déchéance grâce à une nouvelle procédure administrative rapide et peu coûteuse directement devant l’INPI et non plus judiciaire. La modicité du coût s’explique déjà par le fait que c’est l’INPI et non plus le demandeur qui invite le titulaire de la marque à se manifester et prouver l’usage qu’il fait de sa marque. Or, la marque contestée est par la nature même de l’action relativement ancienne (plus de 5 ans au moins) et les coordonnées du titulaire peuvent donc s’avérer obsolètes.

En pratique

Cette invitation est faite aux diverses adresses que l’INPI est susceptible de trouver dans son dossier de la marque en cause (l’adresse indiquée lors du dépôt, l’adresse inscrite au registre des marques, l’adresse indiquée sur l’inscription de l’une des licences consenties, l’adresse indiquée lors de l’inscription de la cession totale de la marque contestée ou encore l’adresse d’un éventuel mandataire ou éventuel courrier électronique). Dans les décisions publiées, il ne semble pas y avoir de recherche « générale » au-delà du dossier de la marque, par exemple, au RCS ou « sur google ».

Ceci est bien léger comparé au lancement d’une action judiciaire. En effet, la signification du titulaire de la marque contestée doit répondre aux exigences du code de procédure civile. L’article 654 impose que la signification soit faite à personne et c’est seulement si une telle signification est impossible que les textes prévoient une hiérarchie des modes subsidiaires de signification. Ces derniers vont de la signification à domicile à l’article 655, à la signification par la remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice à l’article 656, et enfin la signification par procès-verbal de recherches infructueuses à l’article 659).

Or, lorsque l’INPI constate un mois après l’envoi d’une lettre recommandée qu’aucun rattachement n’a été effectué, il fait publier un avis dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). On peine à imaginer que des titulaires qui n’auront pas mis à jour leurs coordonnées consultent régulièrement le BOPI !

En l’absence de réponse du titulaire de la marque contestée, celui-ci est automatiquement déchu de ses droits pour les produits et services visés par l’action en déchéance puisqu’il n’aura été justifié auprès de l’INPI d’aucune exploitation.

Ainsi, il est essentiel pour le titulaire d’une marque de s’assurer que ses coordonnées (adresse, forme juridique, nom, dénomination) soient bien à jour afin d’être correctement touché en cas d’action en déchéance entamée contre sa marque.

Notre société est bien entendu à même de vous assister dans cette démarche.

Francine Le Péchon-Joubert

Avocat - Associé, De Gaulle Fleurance